28.04
Imprensa
Contencioso Administrativo e Judicial
STJ define prazo de patentes mailbox
Por Joice Bacelo e Arthur Rosa
A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em caráter repetitivo, sobre o prazo de validade das patentes de medicamentos e agroquímicos requeridas por meio de um sistema de espera conhecido como “mailbox”. São 20 anos contados da data do depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Com a decisão, todas as patentes “mailbox” caem em domínio público de imediato. Esses pedidos haviam sido requeridos entre janeiro de 1995 e maio de 1997.
O sistema “mailbox” foi criado após o Brasil adotar o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips, na sigla em inglês), em vigor desde janeiro de 1995. Estados signatários se comprometeram a criar as regras de proteção para esses produtos - que não eram previstas pelo antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 1971).
Em razão do compromisso assumido, o Brasil precisou adaptar a sua legislação. Antes da vigência de uma nova lei (a de nº 9.279, de 1996), implementou um mecanismo temporário para permitir que os pedidos de patente fossem ao menos depositados no INPI.
Esses requerimentos ficaram na “caixa de correio” (mailbox) do instituto - entre janeiro de 1995 e maio de 1997 - aguardando a entrada em vigor da nova legislação para, então, serem processados e examinados.
Por anos, o entendimento do INPI foi o de que essas patentes teriam validade de dez anos a partir da data de concessão. Consta, no processo em tramitação no STJ, que 240 patentes foram autorizadas pelo órgão nesse formato.
Só que o INPI mudou de entendimento. Passou a considerar que, por causa da demora na análise dos pedidos, as empresas teriam exclusividade por tempo excessivo. Entrou com ações na Justiça para corrigir os atos anteriormente praticados. Foram inicialmente 36 - algumas delas foram desmembradas, o que elevou o volume.
O INPI entende como válido o prazo de 20 anos, a partir do depósito, conforme estabelecido no artigo 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. Nesse formato - que ficou definido pelo STJ - as patentes já estariam em domínio público desde o período de 2015 a 2017.
Para as empresas, porém, o entendimento reduziria em até seis anos a vigência dessas patentes, que valeriam, em alguns casos, até 2023.
A 2ª Seção do STJ julgou o tema por meio de um recurso apresentado contra decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro. Os desembargadores haviam definido, por meio de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que o prazo de vigência máximo das patentes “mailbox” deveria ser de 20 anos da data do depósito.
Foi por causa desse julgamento, em IRDR, que a 2ª Seção também teve que proferir decisão com efeito repetitivo (REsp 1869959). Esse tema começou a ser julgado em fevereiro e, entre idas e vindas, foi concluído, por maioria de votos, na sessão de ontem. O placar fechou em 5 a 3.
A relatora, ministra Isabel Gallotti, entendeu por um prazo diferente ao estabelecido pelos desembargadores. Considerou que a Lei de Propriedade Industrial, nos artigos 229, parágrafo único, e 40, caput, assegura proteção às patentes “mailbox” a partir da data de concessão, pelo período remanescente do prazo de 20 anos contados da data do depósito no Brasil.
Para ela, as patentes “mailbox” não poderiam ser tratadas da mesma forma que as permanentes e as chamadas “pipeline”. “Porque ficam protegidas só a partir da concessão. Não aplica, a esses casos, o entendimento da retroatividade”, afirmou, explicando que nos outros casos as empresas, autoras de patentes, têm o direito de cobrar o direito de uso de terceiros de forma retroativa depois que têm a patente concedida.
Gallotti foi acompanhada pelos ministros Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Os três ficaram vencidos. Prevaleceu o entendimento da ministra Nancy Andrighi. Ela já havia se posicionado pela aplicação do prazo de 20 anos - a contar da data do depósito - em julgamentos que ocorreram na 3ª Turma do STJ.
Para Andrighi, a proteção por período de tempo em descompasso com o tempo da lei não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima dos seus titulares. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Marco Aurélio Bellizze.
A decisão, agora, de acordo com o coordenador-geral de Contencioso da Procuradoria do INPI, Antonio Cavaliere Gomes, deve ser encaminhada aos processos em andamento. Cabe recurso. Mas o procurador entende que há poucas chances de ser admitido no Supremo Tribunal Federal (STF).
Fonte: Valor Econômico, 28/04/2022.
A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em caráter repetitivo, sobre o prazo de validade das patentes de medicamentos e agroquímicos requeridas por meio de um sistema de espera conhecido como “mailbox”. São 20 anos contados da data do depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Com a decisão, todas as patentes “mailbox” caem em domínio público de imediato. Esses pedidos haviam sido requeridos entre janeiro de 1995 e maio de 1997.
O sistema “mailbox” foi criado após o Brasil adotar o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips, na sigla em inglês), em vigor desde janeiro de 1995. Estados signatários se comprometeram a criar as regras de proteção para esses produtos - que não eram previstas pelo antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 1971).
Em razão do compromisso assumido, o Brasil precisou adaptar a sua legislação. Antes da vigência de uma nova lei (a de nº 9.279, de 1996), implementou um mecanismo temporário para permitir que os pedidos de patente fossem ao menos depositados no INPI.
Esses requerimentos ficaram na “caixa de correio” (mailbox) do instituto - entre janeiro de 1995 e maio de 1997 - aguardando a entrada em vigor da nova legislação para, então, serem processados e examinados.
Por anos, o entendimento do INPI foi o de que essas patentes teriam validade de dez anos a partir da data de concessão. Consta, no processo em tramitação no STJ, que 240 patentes foram autorizadas pelo órgão nesse formato.
Só que o INPI mudou de entendimento. Passou a considerar que, por causa da demora na análise dos pedidos, as empresas teriam exclusividade por tempo excessivo. Entrou com ações na Justiça para corrigir os atos anteriormente praticados. Foram inicialmente 36 - algumas delas foram desmembradas, o que elevou o volume.
O INPI entende como válido o prazo de 20 anos, a partir do depósito, conforme estabelecido no artigo 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996. Nesse formato - que ficou definido pelo STJ - as patentes já estariam em domínio público desde o período de 2015 a 2017.
Para as empresas, porém, o entendimento reduziria em até seis anos a vigência dessas patentes, que valeriam, em alguns casos, até 2023.
A 2ª Seção do STJ julgou o tema por meio de um recurso apresentado contra decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro. Os desembargadores haviam definido, por meio de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que o prazo de vigência máximo das patentes “mailbox” deveria ser de 20 anos da data do depósito.
Foi por causa desse julgamento, em IRDR, que a 2ª Seção também teve que proferir decisão com efeito repetitivo (REsp 1869959). Esse tema começou a ser julgado em fevereiro e, entre idas e vindas, foi concluído, por maioria de votos, na sessão de ontem. O placar fechou em 5 a 3.
A relatora, ministra Isabel Gallotti, entendeu por um prazo diferente ao estabelecido pelos desembargadores. Considerou que a Lei de Propriedade Industrial, nos artigos 229, parágrafo único, e 40, caput, assegura proteção às patentes “mailbox” a partir da data de concessão, pelo período remanescente do prazo de 20 anos contados da data do depósito no Brasil.
Para ela, as patentes “mailbox” não poderiam ser tratadas da mesma forma que as permanentes e as chamadas “pipeline”. “Porque ficam protegidas só a partir da concessão. Não aplica, a esses casos, o entendimento da retroatividade”, afirmou, explicando que nos outros casos as empresas, autoras de patentes, têm o direito de cobrar o direito de uso de terceiros de forma retroativa depois que têm a patente concedida.
Gallotti foi acompanhada pelos ministros Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Os três ficaram vencidos. Prevaleceu o entendimento da ministra Nancy Andrighi. Ela já havia se posicionado pela aplicação do prazo de 20 anos - a contar da data do depósito - em julgamentos que ocorreram na 3ª Turma do STJ.
Para Andrighi, a proteção por período de tempo em descompasso com o tempo da lei não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima dos seus titulares. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Marco Aurélio Bellizze.
A decisão, agora, de acordo com o coordenador-geral de Contencioso da Procuradoria do INPI, Antonio Cavaliere Gomes, deve ser encaminhada aos processos em andamento. Cabe recurso. Mas o procurador entende que há poucas chances de ser admitido no Supremo Tribunal Federal (STF).
Fonte: Valor Econômico, 28/04/2022.