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Contencioso Administrativo e Judicial

STJ permite a INPI seguir com ação judicial mesmo após acordo entre concorrentes

Por Beatriz Olivon

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pode seguir com ação sobre a validade de um registro de marca, mesmo depois de os concorrentes terem resolvido o processo com um acordo. No caso, o INPI participava da ação como assistente e recorreu da homologação do acordo no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, localizado no Rio de Janeiro.

A ação originária pedia a nulidade do registro da marca RB51 para a vacina fabricada pela Veterinary Technologies Corporation. A ação foi proposta por uma concorrente sob alegação que o sinal RB51 deveria ser considerado genérico. Mas, no curso da ação, as concorrentes firmaram um acordo que reconheceu o direito de propriedade sobre a marca, segundo a advogada da empresa, Roberta Cabral, do escritório Dannemann Siemsen, afirmou na sustentação oral (REsp 1817109)

Contudo, o INPI foi contrário ao acordo sob a alegação de que RB51 seria um termo técnico descritivo. Na posição de assistente, o INPI recorreu e a 2ª Turma do TRF aceitou o pedido e anulou a sentença homologatória do acordo. A turma argumentou que o INPI era parte integrante do processo e a sentença não poderia aceitar um acordo entre as partes do qual o INPI não participou.

Para a advogada da empresa, há uma contradição na atuação do INPI porque ele entrou como assistente da parte e depois recorreu do acordo firmado. Na ação, o INPI alegou que o fato de ter requerido sua intervenção na qualidade de assistente, não o impede de recorrer da sentença homologatória do acordo. Isso porque a intervenção pleiteada não é a do Código de Processo Civil, mas prevista na Lei da Propriedade Industrial.

Votos

Na 4ª Turma do STJ, o relator da ação, ministro Luís Felipe Salomão, negou o pedido da empresa. Em decisão monocrática, ele havia concedido o pedido, mas depois reconsiderado por causa da participação especial do INPI no processo. Ele levou o caso para a turma.

No voto, o ministro destacou que a Lei nº 9.279, de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e prevê que nas ações de registro ou patente deve haver a intervenção do INPI. A atuação do INPI é de assistente especial, o que se dá de forma obrigatória tendo em vista o interesse público de proteção à propriedade industrial, segundo o relator.

Para o ministro, se sobressai o caráter suis generis da autarquia, cujo interesse é diferente do das partes, tendo como escopo a defesa da livre concorrência, da livre inciativa e do consumidor. Para o relator, mesmo com o acordo, o INPI deve prosseguir na lide e, se a autora da ação quiser, pode desistir, sem prejuízo de a ação prosseguir com o INPI. “Não se toca na questão de validade ou não do acordo, que surte efeito inter partes, mas não para o processo”, afirma.

O voto foi seguido pelos ministros Raul Araújo, Isabel Gallotti e Antônio Carlos Ferreira, que destacou o sentido da participação do INPI no processo, de preservar o interesse público. Com a decisão, o caso segue para julgamento do mérito no TRF com a participação do INPI na ação.

Fonte: Valor Econômico, 23/02/2021.
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